Решение по делу № 8Г-2998/2019 [88-1788/2019] от 20.11.2019

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

                                                                                                     № 88-1788/2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Кемерово                                                                                  25 декабря 2019 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Лавник М.В.,

судей Новожиловой И.А., Латушкиной С.Б.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2193/2019 (УИД 55RS0003-01-2019-002585-73) по иску Шаповалова Виктора Владимировича к акционерному обществу «Омский завод транспортного машиностроения» о взыскании авторского вознаграждения

по кассационной жалобе акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения» на решение Ленинского районного суда г. Омска от 7 августа 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 30 октября 2019 г.

по кассационной жалобе акционерного общества «Научно-производственная корпорация «УралВагонЗавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на решение Ленинского районного суда г. Омска от 7 августа 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 30 октября 2019 г.

путем видеоконференц-связи при содействии Ленинского районного суда г. Омска

Заслушав доклад судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Новожиловой И.А., выслушав объяснения представителя акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения» по доверенности Галеевой Т.Р., представителя акционерного общества «Научно-производственная корпорация «УралВагонЗавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по доверенности Щуровой К.И., поддержавших доводы кассационных жалоб

судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Шаповалов Виктор Владимирович (далее по тексту – Шаповалов В.В.) обратился в Ленинский районный суд г. Омска с иском к акционерному обществу «Омский завод транспортного машиностроения» (далее по тексту – АО «ОмскТрансМаш») о взыскании авторского вознаграждения за 2014-2016 гг., пени за несвоевременную выплату вознаграждения.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено акционерное общество «Научно-производственная корпорация «УралВагонЗавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее по тексту – АО «НПК «Уралвагонзавод»).

Решением Ленинского районного суда г. Омска от 7 августа 2019 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 30 октября 2019 г. с АО «ОмскТрансМаш» в пользу Шаповалова В.В. взыскано авторское вознаграждение за 2014 г. в размере 5 113 417,11 рублей, неустойка в размере 2 000 000 рублей, авторское вознаграждение за 2015 г. в размере 5 180 012,26 рублей, неустойка в размере 1 500 000 рублей, авторское вознаграждение за 2016 г. в размере 1 342 005,82 рублей, неустойка в размере 400 000 рублей, судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 2 000 рублей, всего 15 537 435,19 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований Шаповалова В.В. отказано. С АО «ОмскТрансМаш» в бюджет г. Омска взыскана государственная пошлина в размере 58 000 рублей.

АО «ОмскТрансМаш» обратилось в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с кассационной жалобой, в которой просит решение Ленинского районного суда г. Омска от 7 августа 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 30 октября 2019 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы приведены доводы о пропуске истцом срока исковой давности; отсутствии в материалах дела доказательств использования при реализации изделий МТУ-90М результатов интеллектуальной деятельности, защищенных патентом № №; неверном определении судом первой инстанции вида экспертизы, необходимой для определения базового расчетного показателя (соответствующей части прибыли или доли себестоимости) и определения авторского вознаграждения, нарушениях допущенных экспертом при проведении экспертизы; самостоятельном собирании доказательств судом.

АО «НПК «Уралвагонзавод» обратилось в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с кассационной жалобой, в которой просит решение Ленинского районного суда г. Омска от 7 августа 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 30 октября 2019 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы приведены доводы о необеспечении судом ответчику равных с истцом возможностей доказывания, допущенных судами первой и апелляционной инстанций при принятии судебных актов существенных нарушений норм материального и процессуального права.

Шаповалов В.В., надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, что в соответствии с частью 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В соответствии с частью 1 статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (статья 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Проверив законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, судебная коллегия находит кассационные жалобы подлежащими удовлетворению.

Как следует из материалов дела, Шаповалов В.В. с 20 апреля 1993 г. по 1 июня 2015 г. работал в различных должностях Федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее по тексту – ФГУП КБТМ), преобразованного в АО «ОмскТрансМаш».

В период работы Шаповалов В.В. участвовал в создании ряда изобретений и полезных моделей, в том числе полезной модели «Тяжелый штурмовой мост», изобретения «Мостоукладчик», которые использовались при изготовлении изделия МТУ-90М.

Работодателем получены патенты на полезную модель «Тяжелый штурмовой мост» (патент № №), на изобретение «Мостоукладчик» (патент № №), где Шаповалов В.В. указан в качестве соавтора.

Ненадлежащее исполнение работодателем обязательств по выплате авторского вознаграждения за 2014-2016 гг. явилось основанием для обращения Шаповалова В.В. в суд с иском.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1345, 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, Закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях», заключением судебной экспертизы ФБУ «Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца авторского вознаграждения, в части взыскания пени применил положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных названным Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами (пункт 1 статьи 1348 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (абзац второй пункта 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Пунктом 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 этой же статьи установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца признается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Для установления факта использования изобретения, полезной модели необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы изобретения (пункт 26 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015 г.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом; право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору) (пункт 2); исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3).

В силу абзаца третьего пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Как следует из материалов дела, коллектив авторов, в том числе Шаповалов В.В. и ФГУП КБТМ в лице начальника – главного конструктора Шумакова И.К. заключили соответствующие договоры об уступке прав на получение патента на созданные авторами полезную модель, изобретение, по условиям которых авторы уступили право на подачу заявки и получение патента на полезную модель «Тяжелый штурмовой мост», изобретения «Мостоукладчик», а ФГУП КБТМ приняло на себя право на получение патентов, исключительное право на их использование и обязалось, в том числе выплатить авторам единовременное поощрительное вознаграждение (пункт 4.2.1 договоров), при использовании полезной модели, изобретения - вознаграждение за использование в соответствии с Патентным законом Российской Федерации и «Положением о выплатах во ФГУП КБТМ вознаграждения авторам объектов интеллектуальной собственности и лицам, содействующим их созданию и использованию» (далее по тексту - Положение) (пункты 4.2.2 договоров).

Пунктом 5.1.2 Положения, утвержденного директором – главным конструктором ФГУП КБ Шумаковым И.К. 27 мая 2008 г. установлено, что если условиями договора или контракта не установлены размеры выплат вознаграждения за использование служебных объектов интеллектуальной собственности, то размер вознаграждения определяется так, как указано в разделе 4 настоящего положения.

Использованием объекта патентных прав, дающим право на вознаграждение, признается его применение в ФГУП КБТМ, а также продажа или передача ФГУП КБТМ за вознаграждение прав на использование объекта патентного права по лицензионным договорам, или его передача в качестве уставного капитала (пункт 4.1 Положения).

В пункте 4.2 Положения установлено, что изобретение, относящееся к способу, признается использованным со дня начала его применения в производственном процессе, в том числе при изготовлении опытных образцов продукции.

Объект патентного права, относящийся к устройству, веществу, иному продукту признается использованными со дня начала его применения в изготавливаемой или эксплуатируемой продукции, в том числе в ее опытных образцах, при этом для выплаты за использование объекта патентного права в опытном образце требуется подтверждение дальнейшего использования опытного образца и достижения заявленного технического эффекта от его применения. Эти сведения должны быть указаны в акте об использовании объекта патентного права.

Основанием для выплаты вознаграждения авторам является наличие следующих официальных документов: - акта об использовании объекта патентного права, утвержденного директором – главным конструктором ФГУП КБТМ или его заместителем, и подписанного заместителем директора – главного конструктора по направлению, заместителем директора – главного конструктора по производству или начальником опытного производства, главным конструктором проекта и начальником ОЗ и ИС; - патента (охранного документа), выданного на имя ФГУП КБТМ; - расчета – обоснования размера вознаграждения; - соглашения о распределении вознаграждения между авторами, если оно не оговорено в договоре о передаче прав (пункт 4.3 Положения).

Пунктом 4.4 Положения предусмотрено, что выплата вознаграждения производится в течение 2-х месяцев по окончании срока фактического использования. При задержке оплаты заказчиком за поставленную продукцию допускается производить выплаты по поступлению оплаты. Предельным сроком для выплат является 3-х месячный срок после истечения календарного года использования изобретения.

В пункте 4.5 Положения установлено, что размер вознаграждения определяется: для изобретения и полезной модели, не создающих прямого экономического эффекта в виде выручки (экономии, дохода и т.п.), - по методике, аналогично изложенному в Инструкции от 15 января 1974 г., и рассчитывается по коэффициентам, приведенным в инструкции, с учетом фактической полезности по ранее указанной в разделе 3 зависимости (1) (пункт 4.5.1); для изобретения и полезной модели, приносящих при использовании прямой экономический эффект – в размере 15-30% от прибыли, пропорциональной величине достигнутого увеличения прямого экономического эффекта, приходящегося на данный объект патентного права рассчитанного с использованием упомянутой «Методики оценки долевого вклада ОИС…», при этом, если продукция изготавливается для реализации за рубежом, то в первые три года поставок вознаграждение назначается в размере 30 %. При отсутствии прибыли или ее недостаточности, на вознаграждение авторов за использование упомянутых объектов патентного права производятся отчисления в размере не менее 2% от себестоимости продукции (пункт 1 статьи 32 Закона об изобретениях), изготовленной с использованием объектов патентного права. Конкретная величина отчислений зависит от количества использованных объектов патентного права в изделии и определяется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. При экспорте вознаграждение в первые три года поставок назначается в размере 3% от себестоимости (пункт 4.5.2 Положения).

Согласно пункту 1 статьи 32 Закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Указанное вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии (пункт 3 статьи 32 Закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»).

Таким образом, из анализа вышеизложенного следует, что вознаграждение выплачивается работнику за использование результата интеллектуальной деятельности как объекта права, а не за использование (реализацию) продукции, при создании которой использовался результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентами. При расчете размера вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности, защищенного патентами, должна определяться доля (часть) прибыли, приходящаяся (относимая) на конкретное изобретение, полезную модель, при установленных обстоятельствах использования результата интеллектуальной деятельности в производстве ответчиком и получения им экономического эффекта от такого использования.

Вместе с тем, факт использования ответчиком каждого признака полезной модели, изобретения в изделиях МТУ – 90М охраняемых патентами полезной модели № №, изобретения № №, судом не исследовался и не выяснялся, равно как и вопрос о наличии (отсутствии) актов об использовании объекта патентного права, несмотря на то, что установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора, в том числе вопроса о применении срока исковой давности.

Поскольку настоящий спор между сторонами возник по размеру причитающегося Шаповалову В.В. вознаграждения, который зависит от размера экономического эффекта, полученного ответчиком от использования полезной модели, изобретения, юридически значимым обстоятельством по делу является установление наличия прямого эффекта в виде прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой работодателем от использования изобретения, полезной модели, одним из авторов которых является Шаповалов В.В.

Какие-либо расчеты годового экономического эффекта от использования полезной модели, изобретения в спорный период, подтвержденные первичными документами, в материалах дела отсутствуют.

Установление этого обстоятельства требовало специальных знаний в области науки и техники, которых суд не имеет.

В соответствии с частью 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Из содержания указанной нормы следует, что фактически вопросы, поставленные на разрешение эксперту, в окончательном виде формулирует суд, исходя из представленных сторонами вопросов и обстоятельств дела, которые подлежат доказыванию в рамках конкретного спора, вынесение всех вопросов, представленных сторонами, на разрешение эксперта не является обязанностью суда.

Из материалов дела следует, что в ходатайстве о назначении по делу патентно-экономической экспертизы, возражениях представители ответчика, третьего лица заявляли о необходимости определения полезного эффекта в виде прибыли от использования результатов интеллектуальной деятельности, защищенной патентами № №, № № в 2014-2016 гг. Однако, несмотря на то, что вопрос наличия прямого эффекта в виде прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой работодателем от использования полезной модели, изобретения, являлся решающим для правильного разрешения настоящего спора, он был оставлен судом первой инстанции без внимания и на разрешение эксперта поставлен не был.

Суд, назначая по настоящему делу судебную экономическую экспертизу вместо патентно-экономической экспертизы, по существу лишил ответчика возможности реализации принадлежащих процессуальных прав и обязанностей по доказыванию своих возражений и необоснованно ограничил круг вопросов, поставленных перед экспертами, поставив на разрешение эксперта только один вопрос о размере авторского вознаграждения, причитающегося Шаповалову В.В. за использование АО «ОмскТрансМаш» результатов интеллектуальной деятельности, подтвержденными патентами № №, № № в 2014-206 гг., содержание которого не позволило установить все юридически значимые обстоятельства по рассматриваемому спору.

Поскольку, как было указано выше, прибыль, получаемая от использования изобретения как объекта права, может составлять только часть прибыли, получаемой от использования (реализации) продукции, суд первой инстанции долю прибыли, приходящейся на использованные в производстве изделия (МТУ-90М) результаты интеллектуальной деятельности, защищенные патентами № №, № № не установил, вопрос о порядке определения прибыли от их использования и получаемом от них полезном эффекте эксперту не поставил, учитывая, что в готовом изделии использовалось 23 патента.

Выводы суда, основанные на заключении эксперта от 12 июля 2019 г. № 1568/1-2, определившего размер авторского вознаграждения в процентах от прибыли от реализации изделия (МТУ-90М), не могут быть признаны убедительными, а решение суда законным и обоснованным.

Ввиду неправильного применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, нарушения норм процессуального права, неполноты установления обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения спора, решение Ленинского районного суда г. Омска от 7 августа 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 30 октября 2019 г. нельзя признать законными, в соответствии со статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации они подлежат отмене, дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду необходимо установить обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, в том числе предоставив сторонам возможность реализовать в полном объеме права, предусмотренные частью второй статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, дать надлежащую правовую оценку всем представленным в материалы дела доказательствам, доводам и возражениям участвующих в деле лиц, с учетом природы заявленного требования определить начало течения срока исковой давности, разрешить спор при правильном применении норм материального и процессуального права, распределить государственную пошлину, в том числе по кассационным жалобам.

Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Ленинского районного суда г. Омска от 7 августа 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 30 октября 2019 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Председательствующий                                                          М.В. Лавник

Судьи                                                                                И.А. Новожилова

                                                                                              С.Б. Латушкина