Решение по делу № 2-6645/2021 от 24.08.2021

Дело №2-6645/2021

УИД 50RS0028-01-2021-007709-23

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        «20» декабря 2021     года                            г. Мытищи Московская область

Мытищинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Захаренко Ю.В., при секретаре Грачевой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кириллова Алексея Владимировича к ИП Фроловой Людмиле Александровне о запрете использовать полезную модель, обязании уничтожить продукцию, взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в суд с иском к ИП ФИО2, в котором с учетом уточнений просит запретить ответчику использовать полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», охраняемого патентом РФ №, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», охраняемого патентом РФ №, обязать ответчика уничтожить продукцию, хранимую по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>А; <адрес>; <адрес>, офис 712, опубликовать решение суда на сайте ответчика о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя на полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», убрать с сайта ответчика всю рекламу о полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» - к нарушителю исключительного права, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 2 335 000 руб. в связи с незаконным использованием полезной модели.

В обоснование исковых требований истец указывает на то, что ФИО6 (Лицензиар), является правообладателем патента РФ № на полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», приоритет от ДД.ММ.ГГГГ, дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 заключил договор исключительной лицензии на использование полезной модели с ФИО3 (Лицензиат). Пунктом 4.1. Договора установлено, что за предоставление лицензии Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в виде роялти в размере 65 000 руб. ежемесячно. Срок действия договора - до ДД.ММ.ГГГГ. В силу п. 6.2. Договора, о случаях противоправного использования третьими лицами Полезной модели, ставших известными Лицензиату, он незамедлительно уведомляет Лицензиара. ФИО3 (Лицензиат) выявил факт нарушения использования полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» ИП ФИО2, разместившей на сайте http//:mfm.ru информацию о модульной фасадной панели «GRETTA-4Z» с металлическими креплениями и предложение о ее продаже. Согласно приведенной патентоведческой экспертизе и заключению патентного поверенного от ДД.ММ.ГГГГ модульная фасадная панель «GRETTA-4Z» является приготовительным этапом к использованию полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» по патенту РФ №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 уведомил ФИО6 о нарушенном праве.

Истец на использование полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» по патенту РФ № ИП ФИО2 разрешения не давал. Также ИП ФИО2 не является автором полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» по патенту РФ №, также, как и соавтором, договор исключительной лицензии не заключался, перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу, без заключения договора с правообладателем места не имело.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с предложением разрешить спор в досудебном порядке. ДД.ММ.ГГГГ ответчик сведения о размещении продукции, защищаемой патентом РФ №, с сайта убрала, однако, в возмещении ущерба ею было отказано.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании представил письменные возражения на иск, в которых просил в иске отказать.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе изобретения (п. п. 7), полезная модель (п. п. 8), промышленный образец (п. п. 9).

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи.

Статьей 1346 ГК РФ определено, что на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ч. 1). По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (ч. 5).

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 1406.1 ГК РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В силу ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 3 ст. 1358 ГК РФ предусмотрено, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно п.1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Пунктом 4 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Пункт 4 ст. 1252 ГК РФ носит общий характер и относится ко всем видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Судом установлено, что ФИО6 (Лицензиар), является правообладателем патента РФ № на полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», приоритет от ДД.ММ.ГГГГ, дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 заключил договор исключительной лицензии на использование полезной модели с ФИО3 (Лицензиат).

Пунктом 4.1. Договора установлено, что за предоставление лицензии Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в виде роялти в размере 65 000 руб. ежемесячно.

Срок действия договора - до ДД.ММ.ГГГГ.

В силу п. 6.2. Договора, о случаях противоправного использования третьими лицами Полезной модели, ставших известными Лицензиату, он незамедлительно уведомляет Лицензиара.

ФИО3 (Лицензиат) выявил факт нарушения использования полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» ИП ФИО2, разместившей на сайте http//:mfm.ru информацию о модульной фасадной панели «GRETTA-4Z» с металлическими креплениями и предложение о ее продаже.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченное истцом лицо приобрело у ответчика товар: панель 4Z плитка «Гретта с металлическим креплением», прямая, размер 520(420)*150*20, цвет а.29 топлен. молоко,- на сумму 19 500 руб., который впоследствии был вывезен ДД.ММ.ГГГГ с адреса производства: <адрес>.

Полученные образцы направленны на исследование к ИП ФИО7, согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ полезная модель по патенту РФ № «Фасадный облицовочный модуль» не используется в продукте Модульная фасадная панель модели GRETTA-4Z, представленном на сайте компании МФМ Мастерская фасадных материалов, зарегистрированным по адресу http//:mfm.ru, согласно п. 3 ст. 1358 Части 4 ГК РФ, поскольку в Модульной фасадной панели модели «GRETTA-4Z» использованы не все признаки независимого пункта формулы полезной модели указанного патента РФ №.

Размещение информации о Модульной фасадной панели модели «GRETTA-4Z» с металлическими креплениями и предложение о продаже Модульной фасадной панели модели «GRETTA-4Z», представленной на сайте компании МФМ - Мастерская фасадных материалов, зарегистрированным по адресу http//:mfm.ru, являются приготовительными действиями к использованию полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» по патенту РФ №.

Из заключения эксперта следует, что Модульные панели «GRETTA 4Z» с металлическими креплениями при монтаже соответствуют продукту, который можно получить в результате использования полезной модели по патенту РФ №, т.к. все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №, включая признак выполнения элементов крепления в виде пластин с отверстиями, присутствуют в момент монтажа в модульной фасадной панели «GRETTA 4Z».

На сайте раскрыт объект патентного права по патенту РФ №, и, хотя, такое раскрытие не является по смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ использованием полезной модели, но может рассматриваться как создающее непосредственную угрозу нарушения исключительных прав по патенту РФ №, т.к. провоцирует приобретателя продукции или заказчика модульных панелей «GRETTA 4Z» с металлическими креплениями на его нарушение.

Суд считает, что при принятии решения по настоящему спору следует руководствоваться заключением эксперта ДД.ММ.ГГГГ. Заключение является мотивированным в своих выводах и объективным. Также суд учитывает, что ходатайств о назначении судебной экспертизы сторонами не заявлялось, заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ не оспаривалось.

Как следует из ст. 12 ГК РФ для констатации угрозы нарушения права патентообладателя нет необходимости дожидаться наступления соответствующего нарушения. Для констатации угрозы нарушения прав достаточно предоставления доказательств вероятности совершения нарушения. Сведения, представленные на сайте компании МФМ - Мастерская Фасадных Материалов могут рассматриваться как такие доказательства, т.к. относятся к действиям по использованию изделия, содержащего все признаки независимого пункта формул полезной модели по патенту РФ №, т.е. нарушающего патентные права.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы.

Заключение эксперта - это основанное на задании суда письменное изложение сведений (или акт) об обстоятельствах, имеющих значение для дела, установленных в результате специального исследования объектов (материалов), предоставленных судом, отражающих ход и результаты исследований, проведенных экспертом. Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ в их совокупности, суд при разрешении данного спора принимает во внимание заключение эксперта, поскольку указанное заключение является логичным, последовательным, соответствует требованиям действующего законодательства, составлено экспертом, имеющим высшее профессиональное образование, необходимую квалификацию и стаж работы. В ходе исследования экспертом использовались общепринятые методики; выводы эксперта мотивированы, основаны на всесторонней оценке обстоятельств дела, материалов проведенных исследований. Данные экспертные заключения в полном объеме отвечают требованиям статьи 86 ГПК РФ, поскольку содержат подробное описание произведенных исследований, сделанные в их результате выводы и научно обоснованные ответы на поставленные вопросы, в обоснование сделанных выводов эксперт приводит соответствующие данные из представленных в распоряжение эксперта материалов, указывает на применение методов исследований, основывается на исходных объективных данных. Оснований для сомнений в объективности заключения эксперта у суда не имеется. Доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, наряду с доказательствами содержания в указанных заключениях противоречивых или неясных выводов специалиста, сторонами не представлено. Достоверных, объективных доказательств, опровергающих выводы указанных экспертных заключений лицами, участвующими в деле, не представлено.

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривалось, что истец на использование полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» по патенту РФ № ИП ФИО2 разрешения не давал.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с предложением разрешить спор в досудебном порядке.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик сведения о размещении продукции, защищаемой патентом РФ №, с сайта убрала, однако, в возмещении ущерба ею было отказано.

Анализируя изложенное и оценивая представленные доказательства в их совокупности, в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, в том числе заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что ответчиками, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не представлено объективных доказательств в опровержение доводов истца, суд приходит к выводу о том, что требования ФИО3, предъявленные к ИП ФИО2 о запрете использовать полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», охраняемого патентом РФ №, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», охраняемого патентом РФ №, обязать ИП ФИО2 уничтожить продукцию, хранимую по адресам: <адрес>, д. Каргашино, <адрес>А; <адрес>; <адрес>, офис 712, опубликовать решение суда на сайте ИП ФИО2 о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя на полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», убрать с сайта ИП ФИО2 всю рекламу о полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» - законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Также, истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права.

Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в виде компенсации предусматривает ст. 1406.1 ГК РФ, согласно которой в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать, по своему выбору, от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно представленному истцом расчету стоимость права использования полезной модели составляет 2 335 000 руб., исходя из суммы роялти, выплачиваемой истцом ФИО8, в размере 65 000 руб. ежемесячно.

Указанный расчет ответчик не признает, в возражении указывает, что реального убытка ответчиком истцу нанесено не было.

Учитывая, что в продукте Модульная фасадная панель модели GRETTA-4Z полезная модель по патенту РФ № «Фасадный облицовочный модуль» не используется, а лишь является приготовительным этапом к использованию полезной модели «Фасадный облицовочный модуль» по патенту РФ №, а также то, что ФИО3 выплачивает роялти в рамках собственных обязательств по лицензионному договору, что не является его убытками в форме реального ущерба, суд, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, полагает возможным взыскать компенсацию с ИП ФИО2 в размере 50 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Кириллова Алексея Владимировича к ИП Фроловой Людмиле Александровне о запрете использовать полезную модель, обязании уничтожить продукцию, взыскании убытков - удовлетворить частично.

Запретить ИП Фроловой Людмиле Александровне использовать полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», охраняемого патентом РФ №122104

Запретить ИП Фроловой Людмиле Александровне предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей полезную модель «Фасадный облицовочный модуль», охраняемого патентом РФ №.

Обязать ИП ФИО2 уничтожить продукцию, хранимую по адресам: <адрес>, д. Каргашино, <адрес>А; <адрес>; <адрес>, офис 712

Обязать ИП ФИО2 опубликовать решение суда на сайте http//:mfm.ru о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя на полезную модель «Фасадный облицовочный модуль»

Обязать ИП ФИО2 убрать с сайта http//:mfm.ru всю рекламу о полезной модели «Фасадный облицовочный модуль».

Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО3 компенсацию в размере 50 000 руб.

В удовлетворении исковых требований ФИО3 к ИП ФИО2 о взыскании компенсации в больших размерах – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Мытищинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме – с 28.02.2022г.

Судья:                                                                           Ю.В. Захаренко